El 13 de mayo de 2010 el Tribunal Supremo dictó Sentencia por medio de la cual desestimaba sendos recursos de casación e infracción procesal presentados respectivamente por las entidades Sarreal Art i Llum S.A. (propietaria del Grupo Taurus) y Pinti España S.A., confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de julio de 2005.
La controversia entre los litigantes surge cuando Sarreal Art i Llum S.A. y Pinti España S.A adquieren a la compañía Comercial Monix S.A. unos paquetes de las marcas "monix". Para aquellos que no lo sepan, monix es una conocida marca de productos del hogar y electrodomésticos.
Las marcas fueron adquiridas durante el proceso de liquidación de la mercantil Comercial Monix S.A. El problema surge del hecho de que las marcas aunque pertenecientes a clases distintas se refieren a productos que están muy cerca en la mente de los consumidores. Es decir existen dos empresas que estarían en disposición de explotar marcas que inducen indudablemente a la confusión y que son casi iguales. Se trata de un problema, como decimos, debido a la circunstancia de que lo que caracteriza a una marca, precisamente, es su identidad frente al resto, radicando precisamente ahí su valor como derecho inmaterial.
En consecuencia con lo anterior, ambas empresas inician un proceso judicial intentando hacer de con el dominio exclusivo de las marcas, para evitar los obvios perjuicios que supondría el mantenimiento de la situación existente.
La controvesia llega al Tribunal Supremo el cual confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. El Alto Tribunal mantiene la situación preexistente y la explotación conjunta de marcas casi iguales y perfectamente confundibles, sobre la base de la doctrina de los propios actos y el hecho de que ambas empresas adquirentes conocían en el momento de la compra de los paquetes de marcas la situación de las mismas y la actuación de Comercial Monix S.A. al respecto.
Concretamente establece que: ""la situación producida ha sido creada por las partes con cabal conocimiento de las circunstancias, por lo que han de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de su propio actuar jurídico.Cuando Sarreal adquiere de Comercial Monix, S.A. las marcas cuya titularidad registra a su nombre conocía perfectamente que la entidad transmitente... conservaba otras marcas confundibles, sin abandono ni renuncia a su uso y explotación. De ello deriva que se creó, de forma asumida, implícita pero inequívocamente, una situación de convivencia de marcas, que aunque confundibles no era incompatibles en el sentido de no poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares. Esta eventualidad no es extraña al derecho marcario porque puede provenir de la voluntad explícita o implícita de los interesados, de una situación consumada de tolerancia o de una prescripción extintiva de la acción de nulidad... Por lo que respecta a las pretensiones de Pinti España, S.A. debe decirse que cuando la misma adquiere las marcas que había conservado Comercial Monix, S.A. conoce la situación jurídica de las mismas, de convivencia con las de Sarreal. La adquisición por Pinti España no cambia esa situación jurídica, y no genera unos derechos de los que, como consecuencia de la misma, la transmitente de las marcas no disponía. La asunción de la situación de convivencia va implícita de modo inexcusable en la adquisición"
Es decir el Supremo considera que ningún precepto legal de la Ley de Marcas vigente es directamente aplicable a este caso concreto ya que la situación producida fue creada por las partes con cabal conocimiento de las circunstancias, por lo que han de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de sus propios actos jurídicos.
En nuestra opinión la situación creada es francamente anómala. Seguramente la primera de las empresas en adquirir las marcas Pinti España S.L. confiaba en el hecho de que las marcas que quedaban en posesión de Comercial Monix S.L. caducarían por el simple hecho de que la empresa se encontraba en una clara situación de insolvencia (ya en 1995 había suspendido los pagos). Por su parte Sarreal Art i Llum S.A seguramente se aprovechó de esta situación para adquirir las marcas a un buen precio (en todo caso menor al de mercado) con base en el hecho de que ya existía otro comprador que había adquirido marcas susceptibles de confusión por lo que el valor de las que aun quedaban sin vender lógicamente habría disminuido.
La solución del Supremo trata de ser salomónica y hacer pagar a ambas empresas la situación creada por sus propios actos. Desde luego que tal situación podría considerarse no demasiado ajustada a Derecho ya que lo que precisamente identifica a una marca es su distinción con respecto al resto, identificando un producto y dando información sobre su origen y características. E incluso podría entenderse perjudicial para los consumidores que piensan que todos los productos amparados bajo la marca "monix" tienen el mismo origen.
Desde nuestro punto de vista no es previsible que el consumidor se vea perjudicado por esta decisión puesto que cada una de las compañías, por la cuenta que les trae, se encargará de estar muy pendiente de los movimientos de la otra para que no se aproveche de sus inversiones en la marca ni se vea perjudicada por decisiones erróneas. Lo más previsible es que en no demasiado tiempo las empresas implicadas identifiquen el origen de sus productos con algún añadido a la marca.
En resumen es una resolución curiosa que a quien más perjudica es a las dos empresas adquirentes de las marcas que pese a haber desembolsado cantidades importantes de dinero por la adquisición de derechos inmateriales no pueden beneficiarse de las características diferenciadoras de los mismos, debiendo realizar nuevos desembolsos para conseguir tal fin.
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